Wat staat er in een licentie?

De octrooihouder en de licentienemer zijn in principe vrij om met elkaar overeen te komen wat ze willen. Een licentieovereenkomst bevat kernbedingen (essentieel en wettelijk bepaald) en overige bedingen.

In een licentie staan in ieder geval afspraken over productie en verkoop, hoe te handelen bij inbreuk en nietigheidsacties en vergoedingen voor gebruik (de zogenaamde royalty's). Het is verstandig om voor het opstellen van een licentieovereenkomst een deskundige kennismakelaar in te schakelen.

• Kernbedingen licentieovereenkomst
• Overige bedingen licentieovereenkomst

Kernbedingen licentieovereenkomst

Elk contract bevat afspraken, de zogenaamde kernbedingen. In een licentieovereenkomst moet u bepaalde wettelijke afspraken opnemen.
 
Het is uiteraard belangrijk deze afspraken eenduidig vast te leggen. Aandachtspunten zijn onder meer:
 

1. Partijen
2. Onderwerp en omvang
3. Inbreuk
4. Toepassing- en gebruiksgebied
5. Type licentie
6. Looptijd
7. Product- over technologieverbetering
8. Betalingsvoorwaarden
9. Controle- en inspectiemogelijkheden
10. Overdracht van rechten
11. Instandhouding en handhaving van octrooien
12. Beëindiging van de overeenkomst
13. Garanties, vergoedingen en aansprakelijkheidsbepalingen
14. Octrooiregister

1. Partijen

De toenemende clustervorming in het bedrijfsleven vraagt om een accurate en volledige beschrijving van de deelnemende partijen.
Als bijvoorbeeld de ene partij drie dochterondernemingen heeft, moet in het contract staan of de overeenkomst ook geldt voor deze dochterondernemingen.
terug omhoog
 

2. Onderwerp en omvang

Het is essentieel om de rechten die onder een licentieovereenkomst vallen, zo accuraat mogelijk te omschrijven. om eventuele meningsverschillen te voorkomen.
Bij verschillende octrooien is het verstandig om deze in een lijst op te nemen.
De octrooihouder moet bij het bepalen van een passende vergoeding goed in de gaten houden of zijn investeringen voldoende rendement opleveren. Een accurate vastlegging van de rechten is ook in het belang van de licentienemer. Zo loopt hij niet het risico beschuldigd te worden van inbreuk op een relevant octrooi dat buiten de licentie ligt.
terug omhoog
 

3. Inbreuk

De licentienemer heeft niet het recht om zelf op te treden tegen inbreukmakers met verbodsacties. De licentienemer kan hoogstens van de octrooihouder het recht krijgen om zelfstandig een vordering tot schadevergoeding of afdracht van winst in te stellen tegen inbreukmakers. Dit kunnen de partijen vastleggen in de licentieovereenkomst.
terug omhoog
 

4. Toepassings- en gebruiksgebied

Het kernbeding dat het toepassings- en gebruiksgebied behandelt is belangrijk. Dit beding beperkt de licentierechten van de licentienemer tot bijvoorbeeld een bepaald(e):
 

• geografisch gebied
• gedeelte van de technologie
• toepassing
• marktsector

terug omhoog

5. Type licentie

Ook de clausule over het type licentie mag niet ontbreken in de licentieovereenkomst.
Er zijn drie typen licenties te onderscheiden, afhankelijk van aan wie de rechten zijn voorbehouden:
 

• Exclusief: de licentierechten kunnen enkel en alleen de licentienemer toekomen. De octrooihouder (licentiegever) zelf onthoudt zich van exploitatie van de geoctrooieerde en in licentie gegeven uitvinding.
• Niet-exclusief: de licentierechten kunnen aan verschillende licentienemers zijn gegeven. De octrooihouder kan zelf dus ook zijn uitvinding exploiteren.
• Sole: de licentierechten kunnen zowel de licentienemer als de octrooihouder toekomen, waardoor ze dezelfde markt met elkaar delen.

terug omhoog

6. Looptijd

De looptijd kan de volledige twintigjarige duur van het octrooi bedragen. Korter kan ook.
terug omhoog
 

7. Product- of technologieverbeteringen

De basis van een licentie is dat de licentiegever de eigendomsrechten over de verkregen octrooirechten behoudt. Vaak ontstaat er discussie over aan wie het exclusieve recht toekomt op tijdens de looptijd aangebrachte verbeteringen.
In principe kunnen licentiegever en licentienemer elke afspraak maken over verbeteringen tijdens de looptijd van de overeenkomst die ze willen. Het is gebruikelijk dat de licentiegever het niet-exclusieve recht krijgt op door de licentienemer ontwikkelde technologie.
terug omhoog
 

8. Betalingsvoorwaarden

De clausule betalingsvoorwaarden is een van de belangrijkste in de licentieovereenkomst.
De licentiegever ontvangt in ruil voor de licentie een vergoeding willen. Die is uit verschillende elementen opgebouwd:
 

• Lump sum (of 'up-front payment') - een door de licentienemer te betalen vastgesteld bedrag ter sluiting van de licentieovereenkomst.
• Royalty - een van te voren afgesproken percentage van de winst die de licentienemer behaalt op de verkoop van het product (gemiddeld circa 5 procent, maar dit hangt sterk af van de bedrijfstak).
• Mile-stone payments - vastgestelde bedragen die door de licentienemer worden betaald op vooraf vastgestelde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld het moment dat een bepaald punt in het traject van innovatie tot marktproduct is bereikt. Hierdoor krijgt een licentienemer de garantie dat hij licentiekosten ook terug kan verdienen en wordt hij tegen een (achteraf gebleken) waardeloos octrooi beschermd.

Verder moeten de partijen afspraken maken over:
 

• de valuta;
• land van afrekening;
• eventuele belastingconsequenties van de betalingen.

terug omhoog

9. Controle- en inspectiemogelijkheden

Het is gebruikelijk in de licentieovereenkomst een clausule op te nemen die de licentiegever het recht geeft op inzicht in de verkoopresultaten van de licentienemer. Op die manier kunnen de betaalde royalty's worden gecontroleerd.
terug omhoog
 

10. Overdracht van rechten

Ook het al of niet toestaan van de overdracht van rechten aan derden door de licentienemer (de bijvoorbeeld via een sublicentie) is een belangrijke clausule. Vaak mag de licentienemer rechten overdragen aan haar filialen zonder toestemming van de licentiegever. Bij overdracht van rechten aan andere partijen is meestal schriftelijke toestemming van de licentiegever vereist.
terug omhoog
 

11. Instandhouding en handhaving van octrooien

De partijen moeten vastleggen wie verantwoordelijk is voor de kosten voor handhaving van het octrooi.Meestal ligt deze verantwoordelijkheid bij de licentiegever.
Daarnaast moet vastgelegd worden wie betaalt voor een eventuele rechtsprocedure bij inbreuk. In het geval van een exclusieve licentie wil de licentienemer vaak het recht hebben om een vermeende inbreukmaker zelf aan te pakken.
Tenslotte is het gebruikelijk om een clausule op te nemen waarin staat dat partijen elkaar moeten waarschuwen in geval van inbreuk. In die clausule staat ook door wie of hoe er wordt opgetreden tegen vermeende inbreuk.
terug omhoog
 

12. Beëindiging van de overeenkomst

De looptijd van een licentieovereenkomst is meestal gelijk aan de duur van het octrooi.
Voor beide partijen is het van belang om vast te leggen dat de looptijd van de licentieovereenkomst niet langer is dan die van het octrooi. Voor de licentienemer is het wenselijk om bij een kortere contractperiode, aan het eind van het contract een optie te hebben op verlenging.
Een ‘anti-ijskastbeding' is ook mogelijk. De licentienemer wordt dan verplicht om binnen een overeengekomen periode het product te exploiteren. Als hij zich hier niet aan houdt, kan de licentiegever de licentie terugnemen.
terug omhoog
 

13. Garanties, vergoedingen en aansprakelijkheidsbepalingen

De licentienemer wil vaak de garantie van de licentiegever dat:
 

• de licentiegever bevoegd is tot het geven van de licentie;
• het toekennen van de licentie door de licentiegever niet strijdig is met andere contractuele verplichtingen van de licentiegever;
• de licentiegever niet al aan een andere partij een exclusieve licentie heeft gegeven;
• de licentienemer bij de uitoefening van haar rechten geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij en dat deze optreedt tegen eventuele inbreukplegers.

De licentiegever (octrooihouder) wil vaak van de licentienemer de garantie(s) dat:
 

• de licentienemer bevoegd is om de overeenkomst aan te gaan;
• de licentienemer het product waarop licentie rust binnen een bepaalde termijn op de markt zet (exploitatieverplichting);
• de licentienemer de verplichting heeft om een optimale marktomzet na te streven.

terug omhoog

14. Octrooiregister

Het is niet verplicht om licenties in het openbare octrooiregister in te schrijven. Dit is echter wel verstandig, omdat op deze manier voor iedereen duidelijk is welke afspraken ze moeten respecteren. Ook in het geval van overdracht aan derden (een sublicentie) is inschrijving in het octrooiregister wenselijk. Zo is duidelijk in hoeverre het recht van de eerste licentienemer een uitsluitend recht is.
Bij inschrijving moet u aan de volgende eisen voldoen:

• U moet een origineel of door een notaris gewaarmerkt document overleggen.
• U moet duidelijk de naam en adresgegevens van de octrooihouder vermelden.
• U moet het (de) recht(en) te vermelden.

NL Octrooicentrum houdt het gratis te raadplegen octrooiregister bij.
terug omhoog

Overige bedingen licentieovereenkomst

Naast de kernbedingen bestaat er ook een aantal bedingen die u eventueel op kunt nemen in de overeenkomst.

Geschillen

Bij geschillen tussen partijen, regelt dit beding welke rechter bevoegd is om van het meningsverschil kennis te nemen (forumkeuze) en welk (nationaal) recht geldt voor de overeenkomst (rechtskeuze). Als beide partijen in Nederland gevestigd zijn dan is dit gewoonlijk Nederlands recht. De zaak komt anders te liggen als beide partijen in een ander land gevestigd zijn. Daarnaast kunnen partijen ook bemiddeling afspreken.

Productaansprakelijkheid

Meestal wordt een beding opgenomen dat de licentiegever niet aansprakelijk is voor door de licentienemer geleden verliezen (in bijvoorbeeld inkomsten, verkoop). Dit geldt ook voor schade ontstaan door defecten aan het op de markt gebrachte product.