Exploitatie en gebruik

Binnen samenwerkingsverbanden spelen twaalf IE-aspecten een rol. Die vallen op basis van prioriteit uiteen in drie categorieën: IE-eigendom, kennisinbreng en exploitatie/gebruik. Exploitatie en gebruik bestaat uit:

• Vergoeding voor IE
• Gebruik onderzoeksresultaten
• Publicatie(on)vrijheid
• IE-rechten aanvragen en handhaven
• Vergoeding voor niet-geëxploiteerde kennis

Vergoeding voor IE

Wie het IE van een andere partij wil overnemen, moet daarvoor betalen. Maar wat is een faire vergoeding? Er bestaat geen algemeen aanvaarde waarderingsmethode om de belangen van de betrokkenen af te wegen en in balans te brengen. De waardebepaling van IE is een onderhandelingskwestie.
 
IE-waardebepalende factoren
In die onderhandelingen speelt een aantal factoren een rol:
 

• aard en uniciteit van de uitvinding
• potentiële marktomvang
• effectiviteit en omvang van de octrooi-aanvraag
• landen waar het octrooi geldt (geografische dekking)
• mate van technologische doorontwikkeling van de uitvinding
• vereiste investeringen om de uitvinding gereed te maken voor productie
• mate van bereidheid om actief verweer te voeren tegen inbreuk op rechten van derden
• mate van bereidheid om de kosten voor de IE-aanvraag en -instandhouding te dragen
• investeringsrisico
• te behalen buitengewoon voordeel

Drie invalshoeken
Op basis van deze factoren kunt u de IE-waarde vanuit drie invalshoeken benaderen.
 

1. De kostprijsbenadering stelt de waarde van iets gelijk aan de kosten die zijn gemaakt om het te produceren. Een goede maatstaf voor materiële goederen, maar niet voor immateriële zaken: de kosten van onderzoek en het aanvragen en instandhouden van IE-rechten kunnen veel hoger of lager zijn dan de waarde achteraf
2. De marktprijsbenadering stelt de waarde van iets gelijk aan de prijs die een koper zou willen betalen. Probleem hierbij is, dat er voor IE geen reële markt bestaat
3. De inkomsten- of exploitatiebenadering bepaalt de IE-waarde op basis van toekomstige additionele inkomsten uit het octrooibezit.

terug omhoog

Gebruik onderzoeksresultaten

Doen een bedrijf en een kennisinstelling samen onderzoek, dan eindigt dit voor de onderneming met de geboorte van een product, dienst of proces. Voor de kennisinstelling maakt zo'n project vaak deel uit van een breder onderzoeksprogramma. Om de continuïteit daarvan te waarborgen, mogen IE-afspraken met samenwerkingspartners verder onderzoek niet belemmeren.
 
Inzage verlenen
Universiteiten tackelen dit probleem in hun algemene voorwaarden. Daarin staat dat zij de ontwikkelde kennis mogen gebruiken voor eigen onderzoek en onderwijs. Derden krijgen pas inzage in de onderzoeksresultaten als de overeengekomen geheimhoudingsperiode is verstreken. Voor ondernemers is het verstandig die inzage al eerder te verlenen. Maar doe dat alleen als het uw zakelijke belangen niet schaadt. Bijvoorbeeld omdat de nieuwe contractpartij in een andere markt opereert.
terug omhoog
 

Publicatie(on)vrijheid

De wetenschappelijke reputatie van kennisinstellingen, vooral universiteiten, valt of staat met de publicatie van onderzoeksresultaten. Daarom willen onderzoekers hun bevindingen zo snel mogelijk wereldkundig maken. Ondernemers begrijpen dat, maar zullen daar als contractpartner niet snel toestemming voor verlenen.
 
Tijd nodig
Ondernemers hebben tijd nodig om te onderzoeken of een uitvinding octrooieerbaar en octrooiwaardig is. Ook het opstellen en indienen van een octrooiaanvraag kost tijd. En dat heeft geen zin meer als er al gepubliceerd is over de uitvinding. Die voldoet dan immers niet meer aan de noodzakelijke voorwaarde van ‘nieuwheid'.
 
Spanningsveld wegnemen
Daar hebben kennisinstellingen op hun beurt begrip voor. Maar hoe neem je dat spanningsveld weg? Door samen een publicatietermijn af te spreken. Veel universiteiten zijn best bereid om hun contractpartner één tot twee maanden screeningstijd te geven - en nog eens drie maanden als ze besluiten octrooi aan te vragen. Sommige kennisinstellingen willen publicaties over gezamenlijke onderzoekstrajecten zelfs wel zes maanden of een jaar op de plank laten liggen.
 
Publicatie octrooiaanvraag
Bedenk wel dat elke octrooiaanvraag na achttien maanden wordt gepubliceerd. Dat is de tegenprestatie voor de bescherming die een octrooi biedt. Door de publicatie van octrooiaanvragen kan de markt kennis nemen van nieuwe technieken en hierop verder innoveren.
terug omhoog
 

IE-rechten aanvragen en handhaven

Na het onderzoek is het tijd voor de volgende stap: octrooi aanvragen voor de uitvinding. Dat is een lang en intensief proces. Het is niet ongebruikelijk dat octrooiverlening door het Europees Octrooibureau (EOB) vijf jaar duurt. Ziet u daar tegenop, neem dan een octrooigemachtigde in de arm.
 
Octrooi aanvragen
Naar een octrooi in zeven stappen (3 t/m 7 zijn relevant voor octrooiverlening via het EOB):

1. indiening octrooiaanvraag
2. nieuwheidsonderzoek door de octrooiverlenende instantie
3. discussie met de octrooiverlenende instantie over de te verlenen rechten
4. octrooiverlening, al dan niet gevolgd door vertalingen van het octrooi voor de landen waarop het van toepassing is
5. oppositie tegen de octrooiverlening door derden
6. herroeping of handhaving van het octrooi in al dan niet gewijzigde vorm en beroep daartegen
7. definitieve verlening van het al dan niet gewijzigde octrooi of herroeping ervan.

Octrooi handhaven
Zelfs als u het octrooi in handen heeft, bent u er nog niet. Ook tijdens de looptijd zult u tijd, geld en energie moeten investeren in handhaving van uw octrooi. Bijvoorbeeld om eventuele inbreuk op uw IE-rechten op te sporen en vervolgstappen te ondernemen. Uw organisatie moet daarop ingericht zijn en over specialistische kennis (commercieel, juridisch, financieel en technisch) beschikken. Daarnaast moet u een vastbesloten management hebben en niet te vergeten: een lange adem en veel geld.
terug omhoog
 

Vergoeding voor niet-geëxploiteerde kennis

Resultaten van samenwerkingsprojecten worden niet altijd toegepast in de praktijk. Bijvoorbeeld omdat het nieuwe product weinig kans van slagen heeft. Of het wordt al snel uit de handel gehaald omdat het niet loopt. Als ondernemer zult u zo'n product aanpassen of uit uw assortiment verwijderen. Maar hoe zit het met de vergoeding voor gelicentieerde kennis die niet (meer) geëxploiteerd wordt?
 
Ondernemingen en kennisinstellingen maken vaak contractuele afspraken. Daarin leggen ze bijvoorbeeld vast dat het bedrijf zich verplicht de geoctrooieerde kennis te exploiteren. Gebeurt dat niet, dan treedt er een regeling, al dan niet met sancties, in werking. Sommige universiteiten bedingen een minimale jaarlijkse licentievergoeding, zelfs als de ontwikkelde kennis niet wordt toegepast.
 
Octrooi voortzetten
Daarnaast willen veel kennisinstellingen dat als de samenwerkingspartner besluit een octrooi (of de aanvraag daarvan), niet te continueren, zij het recht hebben het octrooi of de aanvraag zelf voort te zetten. Zij betalen daarvoor geen vergoeding aan de partner.  
 
De Rijksoctrooiwet 1995 kent in artikel 57.2 de mogelijkheid toe om een dwanglicentie op te eisen als uw partner zonder geldige reden drie jaar na verlening niets met uw octrooi doet.
terug omhoog